23 Dicembre 2015

Quello del “secondary meaning” è un concetto proprio del diritto industriale che si riferisce alla tutela di quei segni (i c.d. marchi “di fatto”), originariamente sprovvisti (per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità) della capacità distintiva richiesta dall’art. 13 del d.lgs. n. 30/2005, ma che la acquistano in un momento successivo in ragione del consolidarsi del loro uso sul mercato. Questa ipotesi, ovverosia la sopravvenuta acquisizione del carattere della “distintività”,  integra un fatto rilevante per l’ordinamento, sicché il segno distintivo, originariamente non assoggettabile alla tutela legale per mancata integrazione dei requisiti a tal’uopo previsti, per effetto della sua affermazione sul mercato rientra egualmente nell’ambito di applicazione della disciplina sui marchi. La sentenza n. 23393/2015 della Cassazione civile, oltre a ribadire la recettività dell’ordinamento rispetto al fatto giuridicamente rilevante della sopravvenuta acquisizione di capacità distintiva di un segno che ne era in origine sprovvisto, stabilisce che lo stesso principio del “secondary meaning” può essere esteso anche al caso di trasformazione di un marchio debole ab origine in un marchio c.d. forte: è assolutamente irrilevante, dunque, che un marchio forte nasca come tale o lo sia divenuto in un momento successivo, ai fini dell’applicazione degli strumenti di tutela maggiormente penetranti di cui è possibile avvalersi per proteggere i marchi forti da pratiche commerciali illegittime. La tutela, nel caso di marchio forte, è infatti estesa anche a quei segni distintivi altrui che presentino delle differenze rispetto ad esso, ma che se tollerati all’interno dello stesso mercato sarebbero potenzialmente forieri di un vantaggio competitivo per l’azienda sui concorrenti e potrebbero ingenerare confusione nel consumatore proprio in ragione della somiglianza con il marchio forte. Relativamente a questi segni distintivi, in definitiva, è il requisito della novità di cui all’articolo 12 del “codice della proprietà industriale” ad essere carente, e ciò in ragione della loro somiglianza al marchio forte, caratterizzato da grande capacità attrattiva.